海外知识产权的确权事项

知识产权确权过程中在明确确权对象后应当明确确权事项。确权事项是指在确权过程中需要核实、确定的具体事项。然而，对于复杂程度不同知识产权而言，确权事项也有所不同。本节将先讨论复杂程度较低的知识产权的确权事项，再讨论更加复杂的知识产权的确权事项。

相对简单的知识产权一般是指引进后可以不依赖第三方享有支配权的知识产权单独使用的知识产权，本报告也称“无依赖性知识产权”，包括可以不依赖其他知识产权单独使用的知识产权，以及仅需依赖引进方享有支配权的其他知识产权即可单独使用的知识产权。对于无依赖性知识产权而言，确权事项一般包括以下事项：

1.      权利存在：是指确定标的知识产权所对应的一类知识产权（“类知识产权”）在引进方所在地是否属于受法律保护的权利。例如，若标的知识产权属于商业秘密，应当首先确定商业秘密这一类知识产权在中国是否属于受法律保护的权利。若类知识产权属于受法律保护的权利，则对下一确权事项进行确权。

2.      支配权：是指确定权利方是否依据法律以及相关法律文件享有对标的知识产权的支配权，并且该支配权足以允许让引进方自权利方处合法地引进标的知识产权。例如，对于转让这一引进方式而言，应当核实权利方是否拥有所有权或其他同等权利，从而可以合法地转让标的知识产权；对于许可这一引进方式而言，则应当核实权利方是否可以合法地许可/再许可标的知识产权，而不一定需要核实权利方的所有权。若权利方对标的知识产权享有充分的支配权，则对后续确权事项进行确权。

3.      有效性：是指具体确定标的知识产权是否符合引进方所在地法律对类知识产权的保护要求，是否存在其他事由导致或可能导致引进方无法正常使用标的知识产权，或者无法正常主张标的知识产权的权利。例如，标的知识产权为专利权，权利方已经为标的知识产权申请了境内权利，并获得了境内权利的所有权，但可能存在第三方主张境内权利无效的行政或司法程序，可能导致引进方无法正常使用标的知识产权；再例如，标的知识产权为商业秘密，权利方确实享有对标的知识产权的支配权，但若权利方可能由于过失未妥善采取相应保密措施，导致标的知识产权不再满足法律对类知识产权的保护要求，可能导致引进方正常主张标的知识产权的权利。这些即属于可能影响标的知识产权有效性的事件。

4.      权利边界：是指确定标的知识产权根据引进方所在地法律以及相关法律文件享有的权利的边界，一般包括时间边界、地域边界以及权利内容边界。

a)      时间边界：时间边界是指标的知识产权根据引进方所在地法律以及相关法律文件还剩余的根据法律可以排他性使用的期限，或者即将拥有的排他性使用的期限。知识产权的时间边界可以依性质分为三类：

                              i.           有限的时间边界：是指可以排他性使用标的知识产权的期限有限，且不可延展。典型的该类知识产权包括专利权与著作权。

                             ii.           可延展的时间边界：是指可以排他性使用标的知识产权的期限有限，但可以延展。典型的该类知识产权为商标专用权与允许自动延期的合同相关知识产权。

                           iii.           需符合保护要求的时间边界：是指只要符合保护要求，可以排他性使用标的知识产权的期限不受限制。典型的该类知识产权为商业秘密。

b)      地域边界：地域边界是指标的知识产权根据引进方所在地法律以及相关法律文件可以排他性使用的地域范围。

c)      权利内容边界：权利内容边界是指通过行使标的知识产权的排他性权利可以禁止其他主体采取的行动的范围，尤其是针对专利，一方面需要根据权利要求书审查专利保护的范围，另一方面还需要根据海外权利方签订的有关协议审查改进后专利的所有权，以确保未来引进后国内引进方能够正常使用改进专利。

然而，在交易实践中，很多价值较高的知识产权均不属于无依赖性知识产权。本报告中将引进后需要对于依赖第三方享有支配权的知识产权方可使用的知识产权称为“依赖性知识产权”，第三方享有支配权的知识产权称为被依赖知识产权。绝大多数情况下，由于被依赖知识产权价值普遍较高，无法通过转让、出资、联合开发的方式获取其使用权，只能通过许可的方式获取其使用权。

因此，对于依赖性知识产权而言，确权事项除包括上述事项外，还应当包括以下事项：

1.      第三方许可的可获得性：是指确定在标的知识产权引进后，引进方是否能够取得所有必要许可，从而能够使用标的知识产权。取得必要许可一般存在以下两种途径：

a)      自权利方处受让许可：一般而言，权利方此前为了使用标的知识产权，已经向第三方取得了相关许可。因此，引进方可以通过自权利方处受让第三方许可的方式取得第三方许可。如果通过该途径取得必要许可的，建议关注权利方此前取得许可的相关法律文件中，是否对被许可方（即权利方）控制权变更事宜以及转让许可法律文件事宜做出特别约定。若存在特别约定（例如权利方不得转让许可法律文件；或权利方转让许可法律文件的，第三方有权解除授权法律文件），则可能无法正常自权利方处受让许可，应当考虑第二种途径取得必要许可。

b)      自第三方处获得授权：除上述途径外，还可以参考前文关于知识产权引进方式中许可部分的讨论，直接与第三方进行接洽取得许可。

第二种途径相较于第一种途径更加繁琐，不确定性也更高，因此建议首先尝试通过第一种途径取得必要授权，再尝试通过第二种途径取得必要授权。

2.      多层许可：是指确定被依赖知识产权是否也需要依赖第三方享有支配权的知识产权方可使用，即是否存在多层许可情况。若存在该种情况，则应当关注被依赖知识产权的权利方（“被依赖权利方”）是否有权使用被依赖知识产权。然而，在实际操作中，被依赖权利方通常拒绝提供相关信息与法律文件。因此，在实际操作中，通常会替代性地要求授权方提供免责，即在被依赖权利方因为权利瑕疵无法使用其权利，从而影响授权方对引进方的授权时，要求授权方对引进方的损失进行赔偿，从而阻隔风险。

确权对象的确定方式可以参考以下图

来源：上海技术交易所创新研究院技术交易 技术转移 科技成果转移转化 科技大市场 科技创新 长三角科创 技术转化 成果转化 科创服务 技术大市场 高价值专利 科技务 企业开放创新 技术要素 评价转化 专利培育 专利转化 专利价值评估 知识产权转化 技术服务 医工结合 专利交易 中技所 联交所 上交所 交易平台